Implicancias en cuanto a la impugnación de decisiones de la Oficina de Marcas y Patentes de Uruguay.

A partir del 24 de diciembre de 2024 entró en vigencia la Ley Nro. 20.333, de fecha 11 de setiembre de 2025, que aprobó el Código de lo Contencioso Administrativo (en adelante el “CCA”), el cual reformó sustancialmente el régimen de la justicia contencioso administrativa Uruguaya y de impugnación y declaración de nulidad de actos administrativos. 

Entre muchos otros, el CCA modifica el régimen de impugnaciones de actos administrativos de la Oficina de Marcas y Patentes de Uruguay (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial – “DNPI”) y el proceso para la declaración de nulidad de estos. 

Es importante para los titulares de derechos de propiedad industrial tener presente cuáles son las principales reformas que establece el CCA y cómo afectan el régimen impugnativo de los actos administrativos y resoluciones de la DNPI. 

Dos sistemas diferentes: Justicia Civil y Justicia Contencioso Administrativa en Uruguay. 

A modo de introducción general, el sistema jurídico Uruguayo establece una separación institucional entre la Justicia Civil y la Justicia Contencioso Administrativa. 

Por una parte, la Constitución establece que la Justicia Civil está a cargo del Poder Judicial, sistema orgánico presidido por la Suprema Corte de Justicia y que establece un sistema judicial con diferentes órdenes: Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia (en caso de recursos de casación de sentencias). El Poder Judicial tiene competencia para entender en las demandas civiles por infracción a marcas, patentes, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. 

Por otra parte, la Justicia Contencioso Administrativa es independiente de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y está a cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (en adelante “TCA”) y los órganos inferiores que se creen por ley dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. 

La Justicia Contencioso Administrativa tiene competencia para declarar la nulidad de los actos administrativos dictados por la DNPI, una vez agotada la vía administrativa ante la DNPI y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

Principales modificaciones introducidas por el CCA en cuanto a la impugnación de actos de la DNPI. 

En materia de propiedad industrial, el procedimiento de la Acción de Nulidad es el de un juicio contra el Estado, Ministerio de Industria, Energía y Minería (en adelante “MIEM”), en tanto jerarca de la DNPI, demandando la nulidad del acto administrativo que concedió, rechazó o anuló una marca o patente. 

Comprende la presentación de: 

– Demanda por la parte agraviada

– Contestación por el Estado

– Apertura de un término de Prueba

– Plazo final de Alegatos

– Dictamen por el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo

– Sentencia final. 

Previo a iniciar el procedimiento de la Acción de Nulidad, el actor debe haber previamente agotado la vía administrativa, ya sea en forma ficta o expresa, mediante la interposición conjunta y subsidiaria de los recursos administrativos de revocación y jerárquico ante la DNPI y el Poder Ejecutivo. 

Si bien el CCA mantiene la misma estructura del proceso, introduce innovaciones importantes que deben tenerse en cuenta: 

  • Extensión del plazo para interponer recursos administrativos:

Las decisiones de la DNPI se impugnan mediante la presentación conjunta y subsidiaria de recursos administrativos de revocación y jerárquico ante la DNPI y el Poder Ejecutivo respectivamente (quién delega la resolución del recurso jerárquico en el MIEM). A partir de la entrada en vigencia del CCA, el plazo para interponer recursos administrativos es de 10 días hábiles (a diferencia del régimen anterior que establecía un plazo de 10 días corridos).

  • Extensión del plazo de caducidad para interponer demanda de nulidad:

El CCA amplía el plazo para interponer la demanda de nulidad de 60 a 90 días, el cual comienza a computarse a partir del agotamiento de la vía administrativa, esto es, la denegatoria expresa o ficta de los recursos administrativos interpuestos.

  • Notificaciones de actos administrativos:

El CCA establece que la notificación de los actos administrativos – ya sea notificación personal o a través de la publicación en el Diario Oficial – debe incluir el texto completo del acto, identificar el órgano actuante y además agregar la posibilidad de deducir los recursos correspondientes para agotar la vía administrativa y el plazo para hacerlo. 

Asimismo, el CCA prevé que el conocimiento informal del acto administrativo no sustituye la notificación personal o la publicación en el Diario Oficial según corresponda y, por ende, no determina el comienzo del plazo para recurrir.

Por lo tanto, se mantiene el entendimiento de que la publicación de la noticia de la concesión o desestimación de una marca o una patente por parte de la DNPI en el Boletín de la Propiedad Industrial no marca el inicio del cómputo del plazo para deducir recursos administrativos.

  • Posibilidad de solicitar a la autoridad el urgimiento en la resolución de peticiones y recursos administrativos:

En caso de que transcurran los plazos legales con los que cuenta la DNPI y el MIEM para resolver peticiones y recursos administrativos (150 días en el caso de peticiones presentadas ante la DNPI y 200 días para el caso de recursos administrativos interpuestos ante la DNPI y el MIEM) y no haya existido una resolución expresa sobre la petición/los recursos, el CCA prevé la posibilidad de solicitar el urgimiento de la resolución.

En caso que transcurran 30 días desde el día siguiente a la presentación de la solicitud de urgimiento y no exista una resolución expresa, se considerará que hay una ratificación de la denegatoria ficta.

En el caso del urgimiento de los recursos administrativos, si no hay un pronunciamiento expreso en los 30 días se reabre el plazo para presentar demanda de nulidad, siempre y cuando no se haya verificado la caducidad bienal de la acción de nulidad (esto es, no hayan transcurrido más de 2 años desde la fecha de interposición de los recursos administrativos). 

  • Creación de Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio y posibilidad de crear un tribunal de apelaciones:

Como ya mencionáramos, como gran innovación el CCA crea dos juzgados de primera instancia – Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio (en adelante, “JLCA” – en la órbita de la justicia contenciosa administrativa y prevé la posibilidad de crear en el futuro un tribunal de apelaciones para que actué en segunda instancia (no creado aún). Hasta tanto no se cree el tribunal de apelaciones, el TCA operará como tribunal de segunda instancia y tendrá competencia para entender en los recursos de apelación.

  • Competencia de los distintos tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Posibilidad de doble instancia en cuanto a la impugnación de decisiones de efectos particulares de la DNPI:

El CCA establece que los Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio tienen competencia en primera instancia en caso de actos administrativos definitivos que produzcan efectos jurídicos particulares.

En virtud de lo anterior, las demandas de nulidad de resoluciones (actos administrativos con efectos particulares) de la DNPI que deniegan o rechazan registros de marcas o de patentes deben ahora presentarse ante el JLCA y no directamente ante el TCA (como sucedía en el régimen anterior). 

Como ya mencionáramos el nuevo régimen el TCA actuará como tribunal de segunda instancia – hasta tanto no se establezca un tribunal de apelaciones – y será quien entienda en los recursos de apelación que se presenten contra las decisiones de primera instancia de los JLCA. 

Esta es una innovación sumamente relevante, ya que el régimen anterior era de instancia única ante el TCA y no permitía la posibilidad de interponer recurso de apelación contra las sentencias definitivas.  Ahora se prevé la posibilidad de un régimen de doble instancia para demandar la nulidad de las resoluciones de la DNPI. 

Asimismo, el CCA establece algunos casos en los cuales los JLCA poseen competencia de instancia única (esto es, no se prevé la posibilidad de apelación), siendo uno de ellos la solicitud de anulación de actos administrativos en asuntos cuya cuantía no exceda de las 70 unidades reajustables (aprox. USD 2500), para cuya determinación se estará a la cuantía expresada por el actor en la demanda, salvo que ella surja del acto que se impugna. 

Por tanto, para casos de impugnación de resoluciones de la DNPI cuya cuantía no exceda el monto mencionado, el proceso anulatorio podría ser de instancia única y no contemplar la posibilidad de deducir apelación. 

Finalmente, cabe destacar que de acuerdo a las normas de distribución de competencia del CCA, el TCA tiene competencia en instancia única para entender en demandas de nulidad que se presenten contra actos administrativos con efectos generales.

Por tanto, en el caso de decisiones con efectos generales que dicte la DNPI – por ejemplo, reglamentos u otras normativas con alcance general – la demanda de nulidad debe interponerse ante el TCA y no ante los juzgados de primera instancia. 

  • Regulación de procesos preliminares, cautelares y anticipativos:

En una innovación del CCA, se prevé la posibilidad de – previo a la presentación de la demanda de nulidad – iniciar procesos preliminares, con el fin de anticipar el diligenciamiento de prueba, obtener elementos o información necesaria para iniciar la demanda, o adoptar medidas cautelares o anticipativas. 

Para poder adoptar estas medidas se deben haber interpuesto los recursos correspondientes contra el acto administrativo y pueden iniciarse aún si no se agotó la vía administrativa. 

La solicitud de medidas cautelares requiere la presentación de contracautela, en los casos y la forma que el tribunal determine. 

Es importante destacar que el CCA prevé la solicitud de la suspensión de la ejecución del acto como una medida cautelar específica y, para esta medida, se exonera expresamente del requisito de la contracautela. 

  • Regulación y cambios en el régimen de intervención de Terceros:

En otra innovación del CCA, se prevé la posibilidad de la intervención coadyuvante de terceros tanto con el actor (demandante) como con el demandado (en el caso de actos de la DNPI, el demandado es el MIEM).  

Para poder coadyuvar como tercero con el actor, en el caso de actos administrativos con efectos particulares (por ejemplo, resoluciones de la DNPI), quien comparezca debe cumplir con los requisitos para deducir acción de nulidad, esto es, ser titular de un interés directo, personal y legítimo, haber agotado la vía administrativa mediante la interposición de recursos y que no se haya vencido a su respecto el plazo de caducidad para deducir la demanda de nulidad.  

No obstante, en caso de impugnación de actos administrativos con efectos generales (por ejemplo, decretos o reglamentos), en ese caso no es necesario que el tercero cumpla también con los presupuestos para solicitar la nulidad del acto. 

Asimismo, el CCA regula exhaustivamente la intervención de terceros coadyuvantes con el demandado (ya sea como litisconsortes facultativos o necesarios). 

Cabe destacar que el CCA considera a los terceros – ya sea coadyuvantes con el actor o con el demandado – como terceros litisconsorciales, a diferencia de lo que sucedía en el régimen anterior, en el cual la jurisprudencia del TCA los consideraba como terceros coadyuvantes simples. En la práctica, ello implica que los terceros no dependen del demandado para realizar actos procesales tales como interponer recursos contra las providencias y la sentencia definitiva que se emita.

  • Efectos de las sentencias definitivas dictadas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa:

El CCA dedica varios artículos a regular los efectos de la sentencia definitiva del proceso contencioso anulatorio.

La sentencia únicamente puede confirmar el acto (rechazando la demanda), anularlo o confirmarlo pero reservando la posibilidad de que el actor acuda a demandar los daños y perjuicios que el acto le hubiere causado.

En cuanto a los efectos subjetivos de la sentencia, en el caso de sentencias anulatorias las mismas tienen efecto entre las partes, salvo en casos en los que el TCA les haya atribuido efectos generales y absolutos.  En cuanto a los terceros, la sentencia anulatoria solamente les será oponible si fueron citados o intervinieron espontáneamente en el proceso, salvo que – como comentáramos arriba – el TCA haya atribuido efectos generales y absolutos a la sentencia. 

En cuanto a los efectos temporales, la sentencia anulatoria tendrá efectos retroactivos al momento del dictado del acto o de la ocurrencia de la irregularidad causal si ella se hubiese producido en el procedimiento previo a su dictado.

En una innovación del CCA, se señala que, en el caso de irregularidades formales, el tribunal debe señalar si la Administración conserva la potestad de recomponerlo a los efectos de dictar un acto legítimo. 

Asimismo, el CCA impone la obligación a todas las Administraciones de cumplir con las sentencias anulatorias firmes y establece que los actos administrativos anulados, los reiterativos total o parcialmente de aquellos o los dictados en contravención de fallos anulatorios, carecerán de eficacia y, en consecuencia, serán desaplicados cualquiera sea la jurisdicción en la que se pretenda ejecutarlos sin que sea necesario recurrirlos administrativamente.

  • Posibilidad de ejecución directa de las sentencias definitivas por los JLCA o el TCA:

En otra importante innovación frente al régimen anterior, el CCA reconoce expresamente la posibilidad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de ejecutar directamente sus propias sentencias en caso que no sean cumplidas.

La normativa establece que la parte puede solicitar al tribunal determinar el plazo de cumplimiento de la sentencia y que en caso de que la misma no se cumpla, sea total o parcialmente, el tribunal puede adoptar todas las medidas que estime pertinente para dar cumplimiento a la sentencia, incluyendo pero limitado a intimar el cumplimiento, imponer astreintes o conminaciones económicas y personales a la parte incumplidora, e incluso dar cuenta del incumplimiento a la Fiscalía General de la Nación para que analice las responsabilidades penales que pudieren corresponder.

  • Posibilidad de acudir a la vía reparatoria patrimonial sin necesidad de haber agotado la vía administrativa:

Interpretando el art. 312 de la Constitución Uruguaya, el CCA establece a texto expreso que cuando se opte por promover una acción reparatoria ante el Poder Judicial por un acto administrativo (en vez de demandar su nulidad), no es necesario haber previamente agotado la vía administrativa mediante la interposición de recursos administrativos.

Ello pone fin a la discusión doctrinaria y jurisprudencial existente sobre si el art. 312 de la Constitución exigía en todos los casos el previo el agotamiento de la vía administrativa para promover la acción reparatoria ante el Poder Judicial. 

Es importante tener en cuenta que el CCA ya se encuentra vigente desde el 24 de diciembre de 2024 y que las normas procesales del Código aplican a los procesos iniciados a partir de su vigencia. 

Para los procesos en curso sigue aplicándose el régimen jurídico anterior a la entrada en vigencia del CCA. 

 

*************

¿Cómo podemos ayudarlo? 

Nuestros equipos de FISCHER Administrativo & Regulatorio y de FISCHER Propiedad Intelectual con gusto están a la orden para asesorarles en cuanto a las implicancias de la entrada en vigencia del Código de lo Contencioso Anulatorio y la impugnación de decisiones de la DNPI o de otras administraciones estatales. 

Por dudas o consultas pueden contactar a: