Alera Legal – Uruguay
Modificaciones en la práctica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en materia de Marcas No Tradicionales y Clasificación Internacional de Productos y Servicios.
Recientemente la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) dictó las Resoluciones Nro. 17/2023 y 18/2023, de fechas 7 y 11 de diciembre de 2023 respectivamente, por las cuales se aprueban cambios relevantes en la práctica de la DNPI en relación con la Clasificación internacional de Productos y Servicios y los requisitos para la presentación de Marcas No Tradicionales.
1) Lineamientos para presentación de solicitudes de Marcas No Tradicionales (marcas de posición, patrón, movimiento y multimedia)
La Resolución de la DNPI Nro. 18/2023 consagra, por primera vez en el sistema de marcas de Uruguay, requisitos para la presentación de solicitudes de registro que reivindiquen protección sobre marcas de posición, patrón, movimiento y multimedia.
Si bien la Ley de Marcas Nro. 17.011 establece un concepto amplio y no taxativo de lo que constituye una marca, el cual abarca: “todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”, hasta la fecha no existía regulación específica relativa a marcas de posición, patrón, movimiento o multimedia, ni lineamientos de la DNPI para la presentación de solicitudes de registro sobre este tipo de signos.
Sin perjuicio de lo cual, en la práctica y aún no existiendo lineamientos específicos, los titulares marcarios presentaban ante la DNPI solicitudes de registro que en sustancia reivindicaban protección sobre este tipo de marcas.
La Resolución de la DNPI reconoce la creciente importancia de este tipo de signos y la consiguiente necesidad de brindar certeza jurídica sobre su correcta identificación registral y requisitos para su registro y establece lineamientos específicos para cada especie de signo marcario.
Estos lineamientos entrarán en vigor a partir del 1 de marzo de 2024
Marcas de posición
Se define a la marca de posición como “la caracterizada por la ubicación particular que ocupa el signo en un producto determinado”.
Como requisitos para la presentación de marcas de posición se señalan:
i. Representación gráfica del signo, indicando la silueta externa en forma de línea punteada y el elemento a proteger mediante líneas sólidas; e
ii. Indicación en las “Observaciones” de la solicitud que se trata de una marca de posición.
Marcas de patrón
Se define a la marca de patrón como: “aquella que se compone de un conjunto de elementos que se repiten secuencialmente”.
Como requisitos para la presentación de marcas de posición se señalan:
i. Representación gráfica del signo, que podrá consistir en un ejemplo del patrón en abstracto, esto es, acompañando un recuadro con la aplicación del patrón o, a criterio del solicitante, aplicado sobre una superficie específica. En este último caso, la superficie de aplicación deberá ser señalada con líneas punteadas y el patrón en líneas solidas; e
ii. Indicación en las “Observaciones” de la solicitud que se trata de una marca de patrón.
Marcas de movimiento
Se define a la marca de patrón como: “aquella que expresa un movimiento o exhibe un cambio de posición de los elementos constitutivos del signo”.
Como requisitos para la presentación de marcas de posición se señalan:
i. Representación gráfica del signo, que deberá constituir en una secuencia de, como mínimo dos cuadros, que expresen el movimiento característico del signo. Ello será lo que se incluirá en la publicación de la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial;
ii. Indicación en las “Observaciones” de la solicitud que se trata de una marca de movimiento; y
iii. Luego de la presentación de la solicitud, el solicitante deberá acompañar un archivo de video del movimiento de la marca en cuestión, que debe ser enviado por email a la DNPI. Dicho video debe presentarse en formato MP4 y con una extensión de no más de 30 segundos. Dicho video será incorporado en el “Repositorio de Marcas multimedia y de Movimiento” que se creará en la página web de la DNPI, para descarga y consulta de los interesados.
Marcas multimedia
Se define a la marca multimedia como: “aquella que se compone de combinaciones de imagen y sonido, o los incluye”.
Como requisitos para la presentación de marcas multimedia se señalan:
i. Representación gráfica del signo, que deberá constituir en una secuencia de, como mínimo dos cuadros, representativos del signo. Ello será lo que se incluirá en la publicación de la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial;
ii. Indicación en las “Observaciones” de la solicitud que se trata de una marca multimedia; y
iii. Luego de la presentación de la solicitud, el solicitante deberá acompañar un archivo de video del movimiento de la marca en cuestión, que debe ser enviado por email a la DNPI. Dicho video debe presentarse en formato MP4 y con una extensión de no más de 30 segundos. Dicho video será incorporado en el “Repositorio de Marcas multimedia y de Movimiento” que se creará en la página web de la DNPI, para descarga y consulta de los interesados.
Finalmente cabe destacar que, en todos los casos, al momento de dictado de Resolución de registro la DNPI dejará constancia del tipo específico de marca que se trata (posición, patrón, movimiento o multimedia), así como también en el sistema IPAS.
Es importante tener en cuenta que, desde el punto de vista sustantivo, continuarán aplicando al examen y registro de estas marcas los requisitos generales previstos en la Ley de Marcas Nro. 17.011 y su Decreto Reglamentario.
2) Adopción de la Versión 2024 de la Decimosegunda Edición de la Clasificación Internacional de Niza de Productos y Servicios
La Resolución Nro. 17/2023 establece la aplicabilidad para todas las solicitudes de registro de marca y renovaciones presentadas a partir del 1 de enero de 2024, de la Decimosegunda Edición de la Clasificación Internacional de Niza de Productos y Servicios (NCL-12-2024) “Clasificación de Niz”, aprobada por el Comité de Expertos de la OMPI, que entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2024.
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El Equipo de Propiedad Intelectual de FISCHER Abogados queda, con gusto, a la orden por cualquier aclaración o ampliación sobre esta información que estime pertinente.