Modificación del Artículo 99 de la Ley de Patentes Nº 17.164

URUGUAY RESTABLECE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL DERECHO DE PATENTE EN LA LEY DE PATENTES. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE PATENTES Nº 17.164.

Luego de un intenso debate, el Parlamento de Uruguay restableció la protección provisional del derecho de patente, por artículo 325 de la Ley N° 19.924 de 18/12/2020 – Ley de “Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones, Ejercicio 2020-2024” – que dio nueva redacción al artículo 99 de la Ley de Patentes Nº 17.164 de 02/09/1999.

De acuerdo a la modificación aprobada, el texto legal dispone actualmente lo siguiente:

“TITULO V – ACCIONES Y SANCIONES POR LA INFRACCIÓN DE PATENTES

CAPITULO I – PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CIVILES

Artículo 99
El titular de una patente podrá entablar las acciones correspondientes contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de la misma, y podrá inclusive reclamar una indemnización por aquellos actos realizados entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente.

Cuando el derecho perteneciere a varios titulares, cualquiera de ellos podrá entablar las acciones pertinentes. La posibilidad de reclamar una indemnización por los actos realizados entre la publicación de la solicitud y la concesión de las patentes, no será de aplicación en el caso del patentamiento de productos farmacéuticos, con la excepción de aquellos casos en los que se demuestre en forma fehaciente que una parte sustancial de su desarrollo ha sido realizado efectivamente en el país”.

Esta modificación constituye un importante avance para la protección y respeto de los derechos de Propiedad Intelectual de innovadores, en cuanto consagra el restablecimiento de la protección provisional del derecho de patente – aunque con modificaciones – que se encontraba prevista en el texto original de la Ley de Patentes de 1999.

Como resultado de este restablecimiento dispuesto por el artículo 325 de la Ley de Presupuesto, el titular de una patente puede reclamar indemnización por actos de infracción realizados entre la publicación de la solicitud, y la concesión de la patente.

No obstante, se estableció una limitación, consistente en que no resulta de aplicación la protección provisional en los casos de “patentamiento de productos farmacéuticos”, salvo cuando se demuestre que una parte sustancial del desarrollo de estos productos “se ha realizado efectivamente” en Uruguay. En breve, deja fuera de la protección provisional una parte importante de la innovación en materia de patentes.

Esta limitación es de dudosa validez y constitucionalidad. Sin perjuicio de un análisis en mayor detalle, debe señalarse que – entre otras cosas – choca con el principio de “trato nacional” previsto en los Tratados Internacionales de protección de la Propiedad Intelectual suscritos por Uruguay, y que establecen obligaciones internacionales para la República.

No resulta posible – sin violar el principio de “trato nacional” y establecer una discriminación incompatible con los Tratados que lo prevén – que se ofrezca protección provisional del derecho de patente para innovaciones farmacéuticas desarrolladas en Uruguay, y se niegue para las desarrolladas en el exterior.

Así, por ejemplo, el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por Uruguay por Decreto-Ley No. 14.910 de 19 de julio de 1979), contempla la obligación de dispensar trato nacional a los nacionales de los países de la Unión de Paris:

“1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”.

De modo similar, el artículo 3 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por Uruguay por Ley No. 16.671 de 13 de diciembre de 1994), establece el principio del “trato nacional”:

“Trato nacional Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados”.

Todo ello sin perjuicio de otros reproches de inconstitucionalidad que podrían formularse respecto a dicha limitación. Cabe celebrar, a pesar de lo anterior, este significativo avance, que es una buena señal hacia la protección de la innovación, y es de esperar que en una próxima reforma pueda corregirse esta inequidad que persiste en la norma.